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専門委員会成果物
供述内容が矛盾するため模造宣誓供述書（sham affidavits）とした地裁の判断を否定した事例
CAFC判決 2019年5月21日Quest Integrity USA, LLC v. Cokebusters USA Inc.
［経緯］
精製炉の検査データ表示システムに関する特許7,542,874（’874特許）を保有するQuest Integrity USA, LLC（Ｑ社）は，Cokebusters
USA Inc.（Ｃ社）が’874特許を侵害するとして特許侵害訴訟を地裁に提訴した。
これに対してＣ社は，’874特許の出願日の１年以上前にＱ社は他社に精製炉の検査サービスを提供しており，当該検査サービスにより特許法102（b）条に係るon-sale barに該当することを理由に，’874特許の一部クレームの無効を求める略式判決を申立てた。
地裁は，’874特許の発明者De Lorenzoの証言録取手続における供述（供述� 砲亡陲鼎�，’874特許の特徴が当該検査サービスに含まれていたと認定し，当該一部クレームのいくつかを無効とする略式判決を下した。これに関して，Ｑ社は，供述�，慮紊法�De Lorenzoおよび’874特許の共同発明者Phil Bondurantの宣誓供述書（供述�◆砲砲茲蝓ぁ�874特許の特徴は当該検査サービスに含まれないことを主張したが，地裁は，供述�△篭―勠，般圭發垢襪燭疚和だ訐清―匳顱福�sham affidavits”）として考慮すべきではないと結論付けた。Ｑ社は，地裁の当該結論および判決を不服として，CAFCに控訴した。
まず，CAFCは，模造宣誓供述書に該当するかの判断には，対象の供述と別の証人の供述とを比較するべきではなく，同一の証人の供述と比較するべきと示した上で（Nelson v. City of Davis, 571 F.3d 924, 926），供述�△砲�けるPhil Bondurantの供述とDe Lorenzo の供述�，糧羈咾砲茲蝓�Phil Bondurantの宣誓供述書を模造宣誓供述書として考慮しないとした地裁の判断は誤りと認定した。
次に，CAFCは，供述�△砲�けるDe Lorenzo の供述と供述�，鯣羈咾掘の昭劼話韻北圭發垢襪里任呂覆�，「’874特許の特徴は検査サービスに含まれる」という誤りの供述�，鬚垢襪忙蠅辰疹楮戮弊睫世�，供述�△砲�けるDe Lorenzo の供述で述べられていることを認定した。
さらに，CAFCは，供述�△鯤箒�する独立した証拠を考慮するべきと示した上で（Jiminez v. All Am. Rathskeller, Inc., 503 F.3d 247, 254），Ｑ社の専門家による供述を，当該独立した証拠として採用し，供述�△砲�けるDe Lorenzo の供述を模造宣誓供述書であるとした地裁の判断は誤りであると認定した。
上述の認定に基づき，CAFCは，供述�△鰐和だ訐清―匳颪箸靴胴洋犬靴覆い箸靴臣郎曚侶萃蠅聾蹐蠅箸靴董づ�該略式判決の一部を棄却し，地裁に差し戻した。
これに対してＣ社は，’874特許の出願日の１年以上前にＱ社は他社に精製炉の検査サービスを提供しており，当該検査サービスにより特許法102（b）条に係るon-sale barに該当することを理由に，’874特許の一部クレームの無効を求める略式判決を申立てた。
地裁は，’874特許の発明者De Lorenzoの証言録取手続における供述（供述� 砲亡陲鼎�，’874特許の特徴が当該検査サービスに含まれていたと認定し，当該一部クレームのいくつかを無効とする略式判決を下した。これに関して，Ｑ社は，供述�，慮紊法�De Lorenzoおよび’874特許の共同発明者Phil Bondurantの宣誓供述書（供述�◆砲砲茲蝓ぁ�874特許の特徴は当該検査サービスに含まれないことを主張したが，地裁は，供述�△篭―勠，般圭發垢襪燭疚和だ訐清―匳顱福�sham affidavits”）として考慮すべきではないと結論付けた。Ｑ社は，地裁の当該結論および判決を不服として，CAFCに控訴した。
［CAFCの判断］
CAFCは，以下の理由により，当該略式判決の一部を棄却し，地裁に差し戻した。まず，CAFCは，模造宣誓供述書に該当するかの判断には，対象の供述と別の証人の供述とを比較するべきではなく，同一の証人の供述と比較するべきと示した上で（Nelson v. City of Davis, 571 F.3d 924, 926），供述�△砲�けるPhil Bondurantの供述とDe Lorenzo の供述�，糧羈咾砲茲蝓�Phil Bondurantの宣誓供述書を模造宣誓供述書として考慮しないとした地裁の判断は誤りと認定した。
次に，CAFCは，供述�△砲�けるDe Lorenzo の供述と供述�，鯣羈咾掘の昭劼話韻北圭發垢襪里任呂覆�，「’874特許の特徴は検査サービスに含まれる」という誤りの供述�，鬚垢襪忙蠅辰疹楮戮弊睫世�，供述�△砲�けるDe Lorenzo の供述で述べられていることを認定した。
さらに，CAFCは，供述�△鯤箒�する独立した証拠を考慮するべきと示した上で（Jiminez v. All Am. Rathskeller, Inc., 503 F.3d 247, 254），Ｑ社の専門家による供述を，当該独立した証拠として採用し，供述�△砲�けるDe Lorenzo の供述を模造宣誓供述書であるとした地裁の判断は誤りであると認定した。
上述の認定に基づき，CAFCは，供述�△鰐和だ訐清―匳颪箸靴胴洋犬靴覆い箸靴臣郎曚侶萃蠅聾蹐蠅箸靴董づ�該略式判決の一部を棄却し，地裁に差し戻した。
（山本 達也）
