専門委員会成果物

　IPS Group, Inc.（Ｉ社）はパーキングメータに関する特許8,595,054（’054特許）および特許7,854,310（’310特許）を保有している。Duncan Parking Technologies, Inc.（Ｄ社）の製品が 両特許権を侵害するとして，Ｉ社は特許権侵害訴訟を地裁へ提起した。
　’054特許と’310特許の内容は似通っている。’054特許は2006年12月４日に出願され，発明者はKing（Ｋ氏）およびSchwarz（Ｓ氏）の２名だった。一方，’310特許は2008年２月27日に出願され， 発明者はＫ氏と他３名であり，Ｓ氏は含まれていなかった。
　Ｄ社は ’310特許に対してIPRを請願し，’310特許のクレームは’054特許に開示済みのため特許法102条（e）に基づき無効と主張した。一方，Ｉ社は’310特許のクレーム，および’054特許の内容は Ｋ氏単独の発明であり，発明者同一を根拠に特許法102条（e）は適用されないと主張した。
　PTABはＩ社の主張を支持し，’310特許は有効であると判断した。しかし，Ｄ社はPTAB決定を不服としてCAFCに控訴した。 　　　 　　　

［CAFCの判断］

　CAFCはPTAB判断を否定し，’310特許は無効であると結論づけた。なぜならば，’054特許はＫ氏とＳ氏とによる共同発明であるため，特許法102条（e）の適用ができないからである。この結論において， CAFCはＳ氏が共同発明者に当たるかどうかに関し以下のように判断した。
　まず，’054特許のどの部分について’310特許が先行技術として依拠しているかを特定し，当該依拠した部分について，Ｓ氏がどの程度考案したかを評価した。そして，当該依拠した部分の Ｓ氏による貢献度合いを鑑み，Ｓ氏が’054特許の共同発明者に当たるかを判断した。
　本件では，’310特許における必須の電子システム構成は’054特許に記載されているブロック図に全て依拠していた。その図は，Ｋ氏からの大まかな指示を超えて具体的にＳ氏が作成したものであった。 つまり，’054特許に対するＳ氏の貢献は，極めて重大なものであるため，Ｓ氏は共同発明者に当たるとした。