専門委員会成果物

　無焔キャンドルに係る米国特許8,070,319（’319特許）についての専用権者が，その専用権を侵害するとしてShenzhen Liown Eectronics Co., Ltd.（Ｓ社） を地裁に訴えた（以下，先の訴えという）。訴状の送達が確認された後で，専用権者は，Ｓ社と合意のうえで，先の訴えを取り下げた。
　その後，Luminara Worldwide, LLC（Ｌ社）が’319特許を譲り受けた。そして，Ｌ社は，’319特許を侵害するとしてＳ社を地裁に訴えた（以下，後の訴えという）。
　後の訴えを受けたＳ社は，’319特許について当事者系レビュー（Inter partes review（IPR））を，後の訴えに係る訴状の送達日から１年以内，且つ，先の訴えに 係る訴状の送達日からは１年を超えた時期に請願した。
　Ｌ社は，特許侵害訴訟との関係におけるIPR請願の時期的要件を規定する特許法315条（b）が適用されるから，IPR手続の開始が決定されるべきでない旨を主張した。 しかし，特許審判部（PTAB）は，IPR請願は特許法315条（b）に規定する時期的要件を満たすものと判断し（適時性判断）IPR手続の開始を決定した。その理由として， PTABは，先の訴えの取下げは「不利益とならない自発的な取下げ（voluntary dismissals without prejudice）」に該当し，当該取下げの効果は「訴えがされなかった」 とみなされること，また，「訴えがされなかった」とみなされた訴えに特許法315条（b）を適用する規定も趣旨もないことを挙げた。
　そのうえで，PTABは，’319特許のクレームが先行文献から自明であり特許性を有すると判断した（クレームの自明性判断）。
　特許権者であるＬ社は，IPR請願の適時性判断と，クレームの自明性判断と，を不服として，CAFCに控訴した。 　　

［CAFCの判断］

　CAFCは，先のCAFC判決における大法廷による審議（Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., 878 F.3d 1364, 136）に基づき，IPR請願書の適時性の争いも裁判所の 審理対象になり得ると判示した。そのうえで，CAFCは，侵害訴訟の訴状がIPRの請願者に送達された後で，その訴えが不利益とならない自発的な取下げにより 取下げられた場合に，特許法315条（b）の規定が適用されると判断した。なお，この判断は，本判決と同日付けの他のCAFC判決における大法廷による審議 （Click-To-Call Technologies, LP v. Ingenio, Inc., No.15-1242（Fed. Cir. Aug.16 2018））と同じである。
　本ケースでは，Ｓ社による請願書の提出時期が，先の訴えに係る訴状の送達日から１年を超えていた。CAFCは，PTABが，特許法315条（b）に違反して 本IPRの審理を開始したと指摘し，これを理由に，本IPRに係る請願書の却下のために審理をPTABに差し戻した。
　一方で，CAFCは，先行文献からクレームが自明であるとしたPTABの判断を支持した。