専門委員会成果物

　Ericsson Inc.（Ｅ社）は，Intellectual Ventures I LLC（Ｉ社）が保有する，無線通信に関連した特許6,952,408（’408特許）のクレーム1-16を対象とする当事者系レビュー （Inter partes review（IPR））を特許審判部（PTAB）に請願した。請願理由の１つは，’408特許のクレーム１及びその従属クレームは特許5,592,480（’480特許）に基づいて新規性がない， というものであった。
　PTABの判断では，’408特許のクレーム１について特許性ありとの判断がなされ，その他のクレームに対しては特許性の判断が行われなかった。Ｅ社は上記のPTABの判断を不服とし，CAFCに控訴を行った。 　　

［CAFCの判断］

CAFCは，以下の理由により，’408特許のクレーム１に対するPTABの判断には誤りがあると判断した。
　Ｉ社の専門家は，’408特許と’480特許を対比した場合，到着データの再マッピング処理に関連して，構成および性能の差異があるとの証言を行った。これに対して，CAFCはHomeland判決 （Homeland Housewares, LLC v. Whirlpool Corp., 865 F.3d 1372, 1378（Fed. Cir.2017））を引用し，性能の差異に関するＩ社の専門家の証言には技術的な裏付けがないので，証言が実質的な 証拠にはならないとした。
　また，構成の差異に関してＥ社は，PTABの技術理解には誤りがあると主張した。PTABの判断においては’408特許のFig.8と’480特許のFig.3との対比が行われていたが，Ｅ社は，２つの図面に 開示された構成の差異の１つであるメモリ（DP RAM FHOP）が，実際には’408特許のクレームに規定されていないことを主張した。これに対してCAFCは，’408特許のクレーム１に記載された すべての構成要素が開示されていると認定し，’408特許のクレーム１を新規性なしとするＥ社の主張を支持した。
　上記のように，Ｉ社側の専門家の証言は証拠として認められないため，CAFCは，実質的な証拠として認められる’480特許の開示に基づき’408特許のクレーム１を特許性なしと判断し，PTABへの 差し戻しを行った。また，CAFCは，先のPTABにて判断がなされなかった従属クレームについての再検討を行うことが必要であるとした。