専門委員会成果物
ミーンズプラスファンクションクレームの解釈は，PTABによる審理においても特許法112条 パラグラフ６に基づかなければならないとされた事例
CAFC判決 2017年７月７日IPCom GmbH & Co. V. HTC Corporation
［経緯］
IPCom GmbH & Co.（Ｉ社）が，携帯電話の基地局との通信に係る自身の保有特許6,879,830（’830特許）を侵害しているとしてHTC Corporation（Ｈ社）を提訴した。提訴後， Ｈ社は’830特許の当事者系再審査をUSPTOに請求したが，USPTO特許審査部は’830特許を維持する判断を下したため，Ｈ社は新たな無効理由に基づきUSPTOに審判請求を行った。審判において Ｉ社はクレーム補正を行ったが，USPTO特許審判部（PTAB）は補正後のクレームが非自明性を有さないとして特許無効の審決を下した。Ｉ社は，この審決を不服として，無効とされたクレームがミーンズプラスファンクション（MPF）クレームで表現されたものであるにも関わらず，PTABはクレーム解釈において対応する 明細書に記載の構成を参酌していないことから，審決は瑕疵のあるクレーム解釈に基づくものであるとの主張に基づき，CAFCに控訴した。
［CAFCの判断］
無効とされたクレームの“an arrangement for reactivating”はMPFの文言であることはＨ社，Ｉ社ともに同意していたが，PTABはクレーム解釈において，「最も広い合理的解釈」 （broadest reasonable interpretation；BRI）の考え方を適用した。CAFCは，この判断はDonaldson判決（CAFC大法廷，1994）に合致していないものであると指摘した。ここで，Donaldson判決においては，MPFの文言を明細書の参酌なしに解釈することは，BRIの考え方に基づいて許容されるものであるとUSPTOが主張した。しかしCAFCは，USPTOは特許法112条 パラグラフ６に記載の文言に率直に従わなくてはならない，すなわち，MPFの文言の解釈においては，明細書の記載を参酌し，明細書の開示に対応する構造，材料または作用，およびその均等物 に基づいて文言を解釈しなければならないとして，USPTOの主張を退けた。
CAFCは，Donaldson判決におけるUSPTOのように，PTABがMPFクレームの解釈にBRIの考え方を適用しMPFクレームとしての限定を行わなかった，と指摘したうえで，PTABのMPFクレーム解釈は誤り であるとし，当該クレームを無効とするPTABの審決を破棄した。
（旭 伸隆）
