専門委員会成果物
IPR手続きにおける特許請求項のBRI（Broadest Reasonable Interpretation）を逸脱し法的に不適切な解釈にまで広げたとして，PTABのクレーム解釈を破棄し，PTABに差し戻した事例
CAFC判決 2016年12月22日John D’Agostino v. MasterCard International Incorporated
［経緯］
John D’Agostino（Ｄ氏）は，２件の’486特許及び’988特許（’486特許の継続特許）を所有する。２件の特許は，顧客によるクレジットカードでのグッズやサービスの購入の際，業者に与えられる 取引コードの生成プロセスを開示しており，２件の特許の目的は，業者から顧客のクレジットカード番号へのアクセスを最小限に抑え，安全性を高めることにある。MasterCard International Incorporated（Ｍ社）は，PTABにＤ氏の２件の特許を無効とする先行特許であるCohen（’462特許）及びMusmanno（’243特許）と共にIPRを申し立てた。PTABは，争われている請求項について，先行特許を用いて新規性欠如及び自明性に基づき特許性がないとし，無効としたため，Ｄ氏は控訴した。
［CAFCの判断］
特許クレーム：取引業者と特定する前に，１つの業者（a single merchant）に限定された取引であること示す取引コードが要求される。Cohenの開示：顧客は，最初にチェーン店（例えばTarget）を特定する取引コードを求め，その後，そのチェーン店の中から特定の店舗を指定する。
PTABの解釈：Cohenに開示されたプロセスが，特許クレームの“１つの業者”に限定された取引であることを示す取引コードを要求するステップを含むとした。
CAFCは，実施例及び審査履歴等を参照し，
- 特許クレームにおける「取引が１つの業者に限定される」との限定は，数値限定（取引相手を「１」業者とする）というもので，Target等，取引相手を特定するものではないので，Cohenはクレーム範囲外である，
- Targetが１つの店舗であったとした場合，特許クレームは，取引業者を特定する前に店舗数を１つの店舗に限定する（上記数値限定）と限定しているので，店舗数を限定することなく，店舗を特定することはクレーム範囲外である，と判断した。
（髙野 舞子）
