専門委員会成果物
PTABによる一部Claimsの無効判断を支持する一方で，維持と判断されたClaimsは無効と覆した事例
CAFC判決 2016年９月９日Software Rights Archive, LLC v. Facebook, INC., et al.
［経緯］
Software Rights Archive, LLC（Ｓ社）は，データベースの検索技術向上に関連する特許３件（米国特許5,544,352（’352特許），5,832,494（’494特許）及び6,233,571（’571特許）。うち，’494と’571特許は共に’352特許の一部継続出願）をFacebook，Twitter and LinkedIn（Ｆ社）が侵害しているとして，2012年にカリフォルニア州北部連邦地裁に提訴した。これに対して，Ｆ社は，当該特許３件は無効であるとして，各特許に対するIPRを2013年に提起した。結果，’352特許は対象Claimsすべて無効，’494特許と’571特許は共に対象Claimsの一部が無効（残りのClaimsは維持）とPTABは判断した。
これに対してＳ社はCAFCに控訴した。うち，１件（’352特許）に関する控訴では，既にCAFCがPTAB判断（対象Claimsすべて無効）を支持する判決を2016年に出しているため，残り２件（’494特許と’571特許）に対するPTAB判断が今回控訴の争点となった。
［CAFCの判断］
（CAFCの判断は’494特許と’571特許で共通点が多いため，以下では’494特許に関する判断を中心として紹介する）Teva判決に基づき，CAFCはde novo基準でPTAB判断をreviewした。その結果，まずPTABが無効と判断したClaimsに対する判断を支持している。具体的な例として，’494特許claim 45に関して， PTABは先行文献（Fox papers）からobviousであるとして無効判断をした。これに対して，Ｓ社は，その先行文献（Fox papers）はあくまで書誌的引用に限定されたものであるのに対して当該’ 494特許はWebを用いた検索である点，加えて，先行文献はWebが広く使われ始めた時代よりも前の文献である，旨に基づき，obviousではないとの主張を行った。
CAFCはこの主張を退けた。まず「obviousness議論は文献を個別に攻撃（attack）することでは否定されない」とのCAFC先例に基づき，Fox Papersに明確な記載がなくても，その継続に より出された成果（follow-on work）としてPublicになった関連文献（Fox Envision）でそのWebを用いた検索の動機づけがある。その点に鑑みて，Fox PapersとFox EnvisionのCombinationにより’ 494特許claim 45はobviousであり無効とのPTAB判断をCAFCは支持した。
他方で，PTABが維持と判断したClaimsは無効であると覆した（ちなみに，CAFC少数派はPTABの維持判断を支持している）。具体的な例として，’494特許claim 15と16に関して， PTABは先行文献（Fox SMART）では検索の前提となるクラスター分けに関する点で開示があると言えず，維持判断をした。これに対してCAFCは，「PTABは先行文献がteachする全てを 読み取る義務がある」とのCAFC先例に基づき，同じ先行文献（Fox SMART）の記載，及びその中でクラスター分けに関してreferしている文献（Fox Thesis）の記載にも鑑みて，PTAB判断を覆し， ’494特許claim 15と16は無効と判断した。
（岸田 剛一）
