専門委員会成果物
Inter Partes Review（IPR）において，Patent Trial and Appeal Board（PTAB）が審査の途中でクレームに含まれる用語の解釈を変更する場合には， 当事者に意見提出の機会を与えなければならないとした事例
CAFC判決 2016年６月10日SAS Institute, Inc. v. ComplementSoft, LLC
［経緯］
ComplementSoft, LLC（Ｃ社）は，グラフィカルユーザーインターフェース統合開発環境に関する特許7,110,936（’936特許）の特許権者である。SAS Institute, Inc.（Ｓ社）は，Ｃ社の’936特許のクレーム１−16に対してIPRを請求した（IPR2013-00226）。PTABは’936特許の一部のクレーム（クレーム１，３−10）について審理開始を決定し，最終決定においてクレーム１，３，５−10については自明であり無効理由があると判断した。一方で，クレーム４についてはクレームに含まれる用語の意味を審理開始決定時の解釈に比べて限定的に解釈した上で特許性を認めた。
Ｓ社は，PTABのクレーム４に含まれる用語を過度に限定的に解釈していること，および当事者に意見を提出する機会がないままPTABがクレームに含まれる用語の解釈を審理中に変更するのは不適当であるとしてPTABに対して再審理を申立てたが認められなかったため，CAFCに控訴した。
［CAFCの判断］
CAFCは，PTABの最終決定におけるクレーム４に含まれる用語解釈が’936の明細書およびクレーム構成に基づいており，過度に限定的な解釈ではないと判示した。また，PTABが審理開始決定時と最終決定時とでクレームに含まれる用語の解釈を変更すること自体には問題はないと判示した。一方で，CAFCは，IPR手続において行政手続法（Administrative Procedure Act）554条（b）（3）による保護が特許権者だけでなく請求人にも及ぶと判示した上で，PTABがＳ社に対して，審理開始時と審理終結時とでクレームに含まれる用語の解釈を変更することについて合理的な通知を行わず，かつＳ社に対して新たな解釈に対する意見提出の機会を与えていない本件審決は不当であると判示した。
その上で，クレーム４の特許性を認める決定を無効とし，PTABによるクレーム４の解釈に対する意見提出機会を当事者に与えるためPTABに審理を差し戻した。
（斉藤 靖典）
